「当社の企業秘密はすべて標準的なNDAでカバーされている。これは、社内外の弁護士から毎週のように、時には毎日のように聞かれる質問である。答えは「ノー」である。
分散された広範な組織のノウハウが企業秘密であると主張できた時代は終わった。2016年にDefend Trade Secrets Act（営業秘密擁護法）が可決されたことで、営業秘密に関する紛争は上訴審で検討されるようになり、裁判所は、不正流用の疑いが差し止めやその他の方法で救済される場合について、より正確な法的基準を積極的に確立している。その結果、裁判所は、守秘義務が営業秘密に及ぶと一般的に記載されたNDAや、疑われる営業秘密に関する広範な一般的記載に依拠するだけでは、被告の行為を差し止めるために裁判所を動かすには不十分であることを明確にしている。
したがって......不正流用が疑われる前に営業秘密が特定され、記憶されていない場合、興味深い最近の事例における営業秘密の所有者と同じ不幸な運命をたどる可能性がある：
マレット＆カンパニー対ラカヨ
営業秘密は具体的に特定されなければならない
Mallet事件では、営業秘密の所有者が、元従業員が競合他社で働く間に営業秘密を持ち出し使用したと主張した。原告は、元従業員およびその新しい雇用主が自社と競合することを阻止することを求め、不正流用されたとされる営業秘密を、独自の機器と組み合わせて使用される自社製品の「開発、生産、応用および実施に関連する知識全般」と特定した。同地裁は、「被告が保有する問題のマレット情報の少なくとも一部は、マレット製品の製造、販売、マーケティング方法に関する非常に機密性の高い詳細を含む営業秘密の定義を満たす」と認定した。同地裁はさらに、被告が実際に原告の営業秘密を不正に流用したと認定し、請求された差止命令を認めた。
控訴審では、「被告の行為は欺瞞に満ちているように見えるが、想定される営業秘密が適切に特定されない限り、DTSAに基づく横領の主張に対する仮差止命令による救済を支持することはできない」として、地裁の差止命令を取り消した。控訴裁判所はまた、「主張する秘密が保護可能であり、一般的な業界知識ではないことを証明する責任を負うのは営業秘密所有者である。裁判所が原告である所有者にどの程度の具体性を求めるべきかは、またしても文脈に特有の問題である。私たちは明瞭なルールを示すことはできない。私たちにできるのは、マレット社がカテゴリーについて非常に一般的な記述をしているだけでは、「営業秘密として主張する情報を十分に特定することはできない」と言うことだけである。
言い換えれば、ある資産を営業秘密と特定し、所有者がそれをそのように扱っていたことを示す文書が、裁判所が横領の疑いを止めるために必要である。営業秘密」がNDAの広範な守秘義務に含まれているという事実は、横領の疑いがある場合に勝訴するのに十分ではない。
イリス・ソリューションズ対エイペックス・データ・ソリューションズ
営業秘密として保護されるためには、ソフトウェアがどのように「機能」するかを含め、十分に特定され、説明されていなければならない。
競合のirth Solutions社とApex Data Solutions社は、ともに掘削工事中の地下資産の損傷を防ぐためのウェブベースのソフトウェア・ソリューションを提供している。この紛争は、irth社の元顧客3人が、Apex社のオーナーに、Apex社のプラットフォームへの移行のためにデータを取得するためのログイン情報を提供したことから発生した。irthが自社のウェブサイト上の元顧客の行動を確認したところ、Apexのオーナーがirthのウェブサイトに複数回ログインし、最終的に550のファイルをコピーしていたことが判明した。その後、irth社はApex社がirth社の顧客に提供していたものと同様の機能やモジュールを提供し始めたことに気づき、Apex社による不正流用されたとされる営業秘密の使用を阻止するために訴訟を起こした。
裁判所に提出した書類の中で、irth社はその営業秘密を「ソースコード、システム・アーキテクチャ、ユーザー・インターフェース......（および）個別に、あるいは組み合わせて、（その）システム独自の機能、グラフィカルな表示とデザイン、システム・アーキテクチャ、さまざまなコンポーネントとモジュール、ロジック・フロー、データベース、アクセス方法、サポートするプログラムとシステム、および関連するデータとソフトウェアのスキーマとモデル、メソッドとプロパティ、およびソフトウェアのカスタマイズに関連して開発されたスクリプト」と説明している。
裁判所は、「ソフトウェア・プログラムの全体的な設計は、たとえそのプログラムの個々の構成要素がプログラミング業界では一般的な知識であったとしても、企業秘密として保護される可能性がある」と指摘する一方で、irth社は差し止め命令を出すのに十分な「具体性」をもって自社のソフトウェアの企業秘密を記述していなかったとし、「漠然としていて明確でない」情報は企業秘密として保護されないという第2巡回区控訴裁判所の判決を引用した。裁判所はさらに、「申し立てられた営業秘密の細部まで訴状で開示する必要はないが、（irth社は）自社のソフトウェアが、ある時点で開発され、誰も所有していない特定の独自のアルゴリズムに依存していることを説明することもできた」、あるいは「申し立てられた営業秘密について、（より詳細な）説明を封印して提出することもできた」と述べた。
言い換えれば、ソフトウェア・プログラムが営業秘密として保護されるためには、NDAやライセンス契約に含まれるコピーやリバース・エンジニアリングに対する典型的な制限に加えて、ソフトウェア・プログラムの所有者は、少なくとも、そのソフトウェア・プログラムが全体としてどのように機能するか、プログラムの機能が相互に関連する方法、およびプログラムを機能させる方法を示す情報を裁判所に提供しなければならない。
ZABIT、他対BRANDOMETRY, LLC、他。
守秘義務契約なしに情報を開示すると、DTSAに基づく営業秘密であると主張できなくなる。
ザビットは、割安な金融資産を特定するために、ブランドデータと株価を利用した株価指数を開発した。株価指数の「独自アルゴリズム」は、「企業のブランド価値と株価のスプレッドを計算し、未実現価値のある銘柄を特定する」ものであった。株価指数を商品化する一方で、ザビットは被告と数回会い、ザビットへの投資を交渉した。そのうちの1つは、Zabit社が被告による特定の資本要求を満たすか、または所有権の希薄化を被ることを要求するものであり、もう1つは、被告の一部に "金融商品を開発するために[インデックス]を使用する独占的、永続的、ロイヤリティフリーのライセンス "を与えるものであった。原告にとって不運なことに、このライセンス契約には、インデックスやその基礎となるアルゴリズムに関連する情報の開示を制限する守秘義務やその他の制限は含まれていなかった。
その後間もなく、被告はキャピタルコールを発行したが、もちろんザビットは支払うことができなかった。その結果、ザビットの原告に対する所有権は希薄化し、ザビットは事業体の経営権を被告に奪われた。その後、被告はライセンス契約を解除し、ザビットの株価指数を取引所から取り下げて新しい株価指数に変更した。Zabitは、新しい株価指数が盗んだ知的財産（Zabit株価指数を動かしていたアルゴリズムと計算式）で作成されたと主張し、DTSAに基づく横領を主張して提訴した。
原告はその営業秘密を「アルゴリズム、独自の数式、パターン、方法論、技術情報、プロセス、プログラム、コード、および[Zabit]インデックスと[Zabit]ETFの両方の開発に使用され、現在もその基礎となっている情報の編集」と定義した。裁判所は、原告の営業秘密の定義が広範であることを認めつつも、原告が広範な情報のカテゴリーを[Zabit]指数の基礎となる特定のアルゴリズムに結び付けることができたという点で、その定義は問題とされている秘密について十分な通知を提供したと結論づけた。
情報を秘匿するために「網の目のような秘密保持契約と守秘義務契約」に頼ったという原告側の主張にもかかわらず、裁判所は、原告側が認めた事実に照らして、そのような努力は不十分であったと結論づけた。これらの事実には、原告が被告との間で締結したライセンス契約に守秘義務や非開示義務を盛り込まなかったこと、また、複数の企業や個人がアルゴリズムの詳細を知っていたにもかかわらず、守秘義務契約の対象になっていなかったり、情報を秘密にするよう指示されていなかったりしたことを、原告が認め、認めていることなどが含まれる。裁判所は、「個人が、情報の秘密を守る義務のない他者に企業秘密を開示した場合、......その所有権は消滅する」と指摘した。
言い換えれば、秘密保持義務を伴わない企業秘密の開示は、たとえ他者にその義務があるとしても、「合理的な措置」基準を満たしていないことになる。
ウィリアムソン対プライム・スポーツ・マーケティング、他
営業秘密は具体的に特定されなければならない
NBAスター選手のザイオン・ウィリアムソンは、デューク大学1年生の時にプライムスポーツとマーケティング契約を結んだ。彼はプライム・スポーツが、学生アスリートに対して契約の締結が大学間の資格喪失につながることを "目立つように "警告しておらず、ノースカロライナ州の統一アスリート・エージェント法に違反しているとして、マーケティング契約の無効を求めてプライム・スポーツを提訴した。
これに対し、プライムスポーツはウィリアムソンに対し、ノースカロライナ州の営業秘密保護法に違反する営業秘密の不正流用などの反訴を起こした。プライムスポーツは、ウィリアムソンのための「戦略的、包括的かつ広範なマーケティング計画」は、ウィリアムソンのために「被告が獲得した数百万ドル規模の戦略的ブランディングおよびマーケティング推薦、契約、および/または機会を多数含む」ものであり、「専有」営業秘密にあたると主張した。プライムスポーツはさらに、ウィリアムソンを「ネクスト・レブロン」ではなく「ファースト・ザイオン・ウィリアムソン」としてブランド化するという彼らのアイデアと、「フットウェア＆アパレル」や「ラグジュアリー」といったカテゴリー別に分類された企業リストを含むブランド・マネジメント戦略文書が営業秘密であると主張した。裁判所は、プライム・スポーツ社の主張は漠然としすぎており、営業秘密が存在することを立証するには不十分であること、また「ファースト・ザイオン・ウィリアムソン」のコンセプトは一般的に知られており、容易に把握可能であることから、営業秘密保護の対象にはならないと判断し、プライム・スポーツ社の主張を速やかに退けた。レブロン・ジェームズの代理人は、ジェームズを "第2のマイケル・ジョーダン "ではなく、"第1のレブロン・ジェームス "にすることに重点を置いていると公言している。裁判所はまた、ブランド・マネジメント戦略には「NBAのテレビ中継の試合中にコマーシャルを見ることで容易に知ることができないような情報は含まれていない」とし、したがって営業秘密には当たらないと結論づけた。
結論
これらの4つの事例は、明確な傾向の一例である。NDAに署名することは、貴重な営業秘密を保護するための始まりに過ぎない。不正流用が発生した場合に成功する可能性を高めるために、オーナーは自社の営業秘密が何であるかを明確かつ具体的に示す必要がある。
